[ 唐青林 ]——(2009-7-7) / 已閱12246次
企業(yè)家如何防范法律風(fēng)險(xiǎn)•之七
企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)防范(下)
唐青林 項(xiàng)先權(quán)
(一)品牌戰(zhàn)略不當(dāng)帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
1、從“小沈陽”迅速躥紅看品牌戰(zhàn)略與商標(biāo)保護(hù)
2009年春晚由趙本山、小沈陽、毛毛共同推出了小品《不差錢》，小沈陽因此迅速躥紅。和原名沈鶴相比，小沈陽這個(gè)藝名很好記。但是如果從品牌管理的角度看，作者認(rèn)為以“小沈陽”作為藝名有所缺憾。
作為運(yùn)動(dòng)員李寧退役后，由于其名字“李寧”深為中國的廣大百姓熟悉，所以其注冊了“李寧”商標(biāo)；趙本山的名字也可以注冊商標(biāo)使用，“本山”家具、“本山”藥業(yè)等。惟獨(dú)小沈陽不能將“小沈陽”注冊為商標(biāo)，生產(chǎn)“小沈陽”酒。因?yàn)槲覈渡虡?biāo)法》第十條第二款規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。所以，除非“小沈陽”再換一個(gè)藝名，否則“小沈陽”想進(jìn)行品牌延伸存在法律障礙。
作為企業(yè)，同樣存在類似的問題。試想，如果你的商標(biāo)在某個(gè)國家是觸犯禁忌的，你企業(yè)的產(chǎn)品還能順利進(jìn)入該市場并熱銷嗎？
2、字號與商標(biāo)保護(hù)相互結(jié)合的戰(zhàn)略及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
公司如果在公司名稱命名的過程中考慮到公司字號和公司商標(biāo)一致，是不錯(cuò)的商標(biāo)戰(zhàn)略�？蛻糁灰涀×似髽I(yè)字號，也就記住了企業(yè)商標(biāo)；或者，記住了商標(biāo)，也就記住了企業(yè)的字號。這樣，容易讓客戶記住自己的字號和商標(biāo)。下面我們以深圳方正欲傍“北大方正”被判更名的著名案例，來說明字號和商標(biāo)合一的品牌戰(zhàn)略的意義。
北大方正集團(tuán)有限公司(下稱北大方正公司)原員工因離職后創(chuàng)辦了深圳市方正數(shù)碼有限公司(下稱深圳方正公司)。該公司使用“方正”為企業(yè)字號，生產(chǎn)MP3等電子產(chǎn)品。
2007年1月，北大方正公司、深圳北大方正公司將深圳方正公司起訴到深圳市中級人民法院，請求法院判定深圳方正公司停止商標(biāo)侵權(quán)行為、深圳方正公司變更企業(yè)名稱等訴訟請求。
法院認(rèn)為，北大方正公司、深圳北大方正公司將“方正”作為企業(yè)“字號”使用，又注冊了“方正”商標(biāo)，具有一定的知名度。而深圳方正公司成立之后，在名稱中使用“方正”字號，易使公眾對商品來源產(chǎn)生混淆，認(rèn)為深圳方正公司與北大方正公司、深圳北大方正公司存在關(guān)聯(lián)，深圳方正公司的行為違背了誠實(shí)信用原則，構(gòu)成不正當(dāng)競爭，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。
在該案件中，如果北大方正只是將“方正”作為企業(yè)字號使用，而未申請商標(biāo)，那本案可能將是另外一種結(jié)果。這充分說明了字號與商標(biāo)保護(hù)相互結(jié)合的戰(zhàn)略非常有意義。如果企業(yè)字號也作為商標(biāo)進(jìn)行了保護(hù)，那么遇到類似問題，就可以訴諸法院，要求依法解決。
企業(yè)在字號與商標(biāo)領(lǐng)域的法律風(fēng)險(xiǎn)為：將他人的注冊商標(biāo)相同或近似的文字作為企業(yè)的字號使用，可能被訴侵權(quán)；或者自己的商標(biāo)被他人作為字號使用，自身的商標(biāo)權(quán)遭受侵害。防范該類法律風(fēng)險(xiǎn)的方式為：
(1)不要將他人注冊商標(biāo)相同或近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或類似商品上突出使用�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項(xiàng)規(guī)定，“將與他人注冊商標(biāo)相同或近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的”屬于《商標(biāo)法》第五十二條第(五)項(xiàng)規(guī)定的“給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”侵權(quán)行為。
(2)避免與他人商標(biāo)中的文字和企業(yè)名稱中的字號相同或者近似。國家工商局《關(guān)于解決商標(biāo)與企業(yè)名稱中若干問題的意見》第四條規(guī)定“商標(biāo)中的文字和企業(yè)名稱中的字號相同或者近似，使他人對市場主體及其商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆(包括混淆的可能性)，從而構(gòu)成不正當(dāng)競爭的，應(yīng)當(dāng)依法予以制止。”國家工商《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第五條規(guī)定“登記主管機(jī)關(guān)有權(quán)糾正已登記注冊的不適宜的企業(yè)名稱。
(二)商標(biāo)被搶注的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
商標(biāo)從申請到核準(zhǔn)注冊，一般需要較長時(shí)間。我國一個(gè)商標(biāo)從申請注冊起算到正式審批下來，一般需要幾年的時(shí)間。于是不少中小企業(yè)往往采取先投放市場、然后再根據(jù)實(shí)際市場效果再?zèng)Q定是否注冊商標(biāo)的策略。
這種策略最大的法律風(fēng)險(xiǎn)在于：當(dāng)產(chǎn)品熱銷、品牌知名度上升的時(shí)候，被他人搶注商標(biāo)的法律風(fēng)險(xiǎn)很大。許多企業(yè)的商標(biāo)被搶注后，企業(yè)不得不花高價(jià)從搶注者手里回購，從而給公司的經(jīng)營造成巨大損失。
防范該類法律風(fēng)險(xiǎn)的方法是，不要先行使用商標(biāo)、等到商標(biāo)已經(jīng)培養(yǎng)成熟后才申請注冊。應(yīng)在產(chǎn)品投入市場前，先申請商標(biāo)。
(三)防御性商標(biāo)注冊缺失的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
防御商標(biāo)是指同一商標(biāo)所有人將其著名商標(biāo)在各種不同類別商品上分別予以注冊，以防被別人在這些商品上注冊該商標(biāo)。注冊防御商標(biāo)的目的，并非是要立即使用這些商標(biāo)，而是限制他人在某些其他相關(guān)類別的商品或服務(wù)上使用或注冊與主商標(biāo)(被防御商標(biāo))相同或相近似的商標(biāo)，起到一定的防御保護(hù)作用，由于這種商標(biāo)具有防御作用，故稱為防御商標(biāo)。例如，北京國美電器有限公司先后受讓或者自己注冊了“國美電器”、“國美”、“COME”、“GUOMEI”文字和圖形商標(biāo)、涉及九個(gè)類別。
缺乏防御性商標(biāo)注冊的法律風(fēng)險(xiǎn)主要有：(1)近似或類似商標(biāo)被他人搶注的法律風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橥活悇e的商品中，存在多個(gè)近似或類似的商標(biāo)，將直接導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)淡化。(2)相同商標(biāo)在不同類別被搶注的法律風(fēng)險(xiǎn)。商標(biāo)法除了對馳名商標(biāo)實(shí)施跨類別保護(hù)外，并不對一般商標(biāo)實(shí)施跨類別保護(hù)。他人在其他類別注冊相同名稱商標(biāo)，必然導(dǎo)致企業(yè)商標(biāo)權(quán)淡化，影響企業(yè)形象，限制企業(yè)未來跨行業(yè)的發(fā)展。
法律風(fēng)險(xiǎn)防范策略：在進(jìn)行商標(biāo)注冊的時(shí)候，應(yīng)考慮未來可能涉足的行業(yè)，提早進(jìn)行防御性商標(biāo)注冊，為自身企業(yè)的發(fā)展解除后顧之憂。
(四)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
1、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓未一并轉(zhuǎn)讓相同或者相近似的商標(biāo)
一般情況下，轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)往往都是具有一定知名度的商標(biāo)。其余在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)并不被轉(zhuǎn)讓人和受讓人重視。然而，由于這些商標(biāo)極易混淆或者淡化轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)，一旦出讓人自行使用或者再將這些商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給第三方，將給受讓人造成嚴(yán)重?fù)p害，也會(huì)造成市場對涉及的商標(biāo)的混淆。
根據(jù)我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第二十五條的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，商標(biāo)注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。未一并轉(zhuǎn)讓的，由商標(biāo)局通知其限期改正；期滿不改正的，視為放棄轉(zhuǎn)讓該注冊商標(biāo)的申請，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)書面通知申請人。
根據(jù)上述規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)的方式為：審查轉(zhuǎn)讓商標(biāo)是否有在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。
2、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓未辦理備案登記
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓必須要依法辦理轉(zhuǎn)讓備案登記手續(xù)。如果自行轉(zhuǎn)讓商標(biāo)而未辦理登記，就要按照商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定接受行政處罰。
根據(jù)我國《商標(biāo)法》第三十九條規(guī)定：“轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并共同向商標(biāo)局提出申請。受讓人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標(biāo)專用權(quán)�！�
根據(jù)上述規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)的方式為：轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)之時(shí)，就向商標(biāo)局提出申請，辦理轉(zhuǎn)讓備案登記手續(xù)。
(五)商標(biāo)許可使用的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
商標(biāo)權(quán)人有權(quán)許可他人使用其注冊商標(biāo)。我國《商標(biāo)法》第四十條規(guī)定：“商標(biāo)注冊人可以通過簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊商標(biāo)。許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。經(jīng)許可使用他人注冊商標(biāo)的，必須在使用該注冊商標(biāo)的商品上標(biāo)明被許可人的名稱和商品產(chǎn)地。商標(biāo)使用許可合同應(yīng)當(dāng)報(bào)商標(biāo)局備案�！�
商標(biāo)使用許可合同存在的法律風(fēng)險(xiǎn)主要有：(1)超出商標(biāo)使用權(quán)范圍的法律風(fēng)險(xiǎn)。被許可人使用許可商標(biāo)的商品或服務(wù)，應(yīng)當(dāng)與商標(biāo)注冊的使用范圍一致，不得超出商標(biāo)局核準(zhǔn)使用的商品或服務(wù)的范圍。否則有可能侵犯他人的商標(biāo)權(quán)；許可方則也面臨合同無效的法律風(fēng)險(xiǎn)。(2)有些企業(yè)故意隱瞞實(shí)際的生產(chǎn)人名稱和產(chǎn)地。未標(biāo)明被許可人的名稱和商品產(chǎn)地是法律明確禁止的。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十條第二款規(guī)定：“經(jīng)許可使用他人注冊商標(biāo)的，必須在使用該注冊商標(biāo)的商品上標(biāo)明被許可人的名稱和商品產(chǎn)地。”(3)未將使用許可合同備案。我國《商標(biāo)法》第四十條第三款條規(guī)定：“商標(biāo)使用許可合同應(yīng)當(dāng)報(bào)商標(biāo)局備案。”《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十三條規(guī)定：“許可他人使用其注冊商標(biāo)的，許可人應(yīng)當(dāng)自商標(biāo)使用許可合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)將合同副本報(bào)送商標(biāo)局備案�！�
(六)未進(jìn)行商標(biāo)的國際注冊的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
中國加入世貿(mào)組織后，為了拓寬國際市場，有一定規(guī)模的企業(yè)在商標(biāo)注冊的時(shí)候，應(yīng)考慮商標(biāo)的國際注冊。有些企業(yè)在國內(nèi)默默發(fā)展壯大，未在國外申請商標(biāo)。當(dāng)某一天企業(yè)實(shí)力強(qiáng)大、想進(jìn)入國際市場的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)企業(yè)的商標(biāo)已經(jīng)被他人搶注了。
防范這類法律風(fēng)險(xiǎn)的方式是，搶先在自己未來的出口國家或地區(qū)申請注冊商標(biāo)，以使自己的品牌不因別人的搶注而不能進(jìn)入。具體方式是，可以根據(jù)《商標(biāo)注冊馬德里協(xié)定》，通過國家商標(biāo)局向世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的國際局提交國際注冊申請，這樣就可以一次申請，而同時(shí)在該公約的成員國中獲得注冊。
(七)爭取獲得馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)
馳名商標(biāo)是指經(jīng)過有關(guān)機(jī)關(guān)(國家工商總局商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會(huì)或人民法院)依照法律程序認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”的商標(biāo)。
由于馳名商標(biāo)既具有一般商標(biāo)的區(qū)別作用，又有影響范圍廣、被相關(guān)消費(fèi)者和經(jīng)營者所熟悉，具有極大的商業(yè)價(jià)值。這些特點(diǎn)使之常成為侵犯的對象。為了防止和減少這種侵權(quán)行為的發(fā)生，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》都對馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)作了特殊的規(guī)定。
根據(jù)最高法院《關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，人民法院對依法認(rèn)定的馳名商標(biāo)給予特殊的保護(hù)，即對注冊的馳名商標(biāo)不但給予商標(biāo)專有權(quán)的全部司法保護(hù)，還給予跨商品、服務(wù)類別的特殊保護(hù)。
根據(jù)《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定，認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：(1)相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；(2)該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間；(3)該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍；(4)該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；(5)該商標(biāo)馳名的其他因素。
馳名商標(biāo)的認(rèn)定方式有：行政認(rèn)定和司法認(rèn)定兩種認(rèn)定方式。行政認(rèn)定是指，由商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會(huì)在商標(biāo)權(quán)爭議案件中，根據(jù)當(dāng)事人的申請認(rèn)定馳名商標(biāo)的行為。司法認(rèn)定是指，由設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)庭的中級人民法院，在商標(biāo)權(quán)爭議案件中，根據(jù)當(dāng)事人的申請認(rèn)定馳名商標(biāo)的行為。
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